一、案例基本信息

案例类型：知识产权案件

供稿：北京市惠诚（苏州）律师事务所 王政

承办律师：王政

检索主题词：注册商标专用权、自用权、在先权利、合法来源抗辩、稻香村

二、案例正文

从南北“稻香村”之争看侵犯商标专用权行为

【案情简介】

（苏州稻香村食品有限公司以下简称苏稻公司；北京稻香村食品有限责任公司以下简称北稻公司；苏州工业园区申联超市以下简称申联超市）

原告苏稻公司诉称被告北稻公司生产、申联超市销售的涉案糕点商品，外拎袋及内部铁盒包装的正面显著位置均标注了“稻香村”三字，虽然外拎袋侧面及铁盒包装的非显著位置还印有“三禾”、“北京稻香村”标识，但该两标识大小远不及“稻香村”文字标识，且北稻公司在企业名称中突出使用“稻香村”，该使用行为侵害了苏稻公司对第184905号、第352997号商标所享有的的注册商标专用权，要求两被告停止侵权，并承担赔偿责任。后原告放弃对申联超市承担赔偿责任的请求。

涉案第184905号、第352997号商标曾被评为河北省著名商标，第352997号商标先后被认定为江苏省著名商标、驰名商标。商务部认定苏州稻香村食品厂（注册商标“禾”）为中华老字号，稻香村苏式月饼制作技艺被确定为江苏省非物质文化遗产。2016年苏稻公司受让该两项注册商标，商标上的荣誉也由苏稻公司承继。北稻公司曾于2003年至2006年、2008年期间两次经许可使用第352997号注册商标。

北稻公司获得第1011610号“稻香村”注册商标专用权，核定使用在第30类馅饼、饺子、煎饼等商品上；还获得第8104706号“北京稻香村”商标，核定使用在第30类包子、冰淇淋、饼干等商品上。该两项商标核定使用的范围不包括年糕商品。北稻公司辩称其不是适格的被告主体，其在糕点商品上使用“稻香村”标识拥有未注册商标在先权利，且其使用的“稻香村”商标标识是对老字号的使用，有合法使用来源。同时被控侵权商标标识与苏稻公司的商标存在较大差异，长期各自使用已经形成地域差异，不构成近似商标。

【案件处理】

苏稻公司以北稻公司侵害其商标权为由提起诉讼。苏州工业园区法院于2018年10月12日作出（2018苏0591民初1277号民事判决：1、北稻公司于本判决生效之日起停止侵犯苏稻公司第352997号注册商标专用权的行为，即停止在其生产销售的糕点商品包装上使用“稻香村”文字标识；2、北稻公司于本判决生效之日起十日内赔偿苏稻公司经济损失及合理开支1150000元；3、申联超市于本判决生效之日起停止侵犯原告苏稻公司第第352997号注册商标专用权的行为，即停止销售商品包装上带有“稻香村”文字标识的涉案糕点商品；4、驳回原告苏稻公司的其他诉讼请求。

【法律分析】

1、关于北稻公司作为被告主体是否合格。法院认为，原告通过公证取证的方式从申联超市处购买了涉案商品，该商品拎袋、铁盒上均印有北稻公司的企业名称及注册商标，拎袋侧面印制的制造者名称系北稻公司。据现有证据足以认定北稻公司系涉案糕点生产者，为本案适格被告。

2、关于被告北稻公司在涉案糕点商品上使用“稻香村”文字是否具有合法依据。法院认为，注册商标专用权分为排他权和自用权两部分，自用权仅限于核定使用的商品或服务类别。北稻公司经核准在第30类商品上注册“稻香村”商标，但该注册商标的核定使用范围不包括糕点商品，故北稻公司该注册商标的自用范围不应延及糕点商品。根据相关规定，企业只有在特定情况下才能简化企业字号。北稻公司“稻香村”字号与原告企业字号即涉案在先注册商标的文字部分完全相同的情况下，北稻公司无权再将其企业字号“稻香村”当然地使用在其生产的糕点商品上。综上，北稻公司在糕点商品上对其使用的“稻香村”标识并不拥有其辩称的在先权利。

3、关于被告北稻公司在涉案商品上的拎袋及铁盒包装上使用“稻香村”文字，以及将上述拎袋及铁盒包装上所载明的企业名称中的“稻香村”三字用不同字体标示的行为是否侵犯原告第第184905号、第352997号注册商标专用权。在判断商标是否近似时应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度，以相关公众的一般注意力为标准。法院认为，第352997号注册商标在相关公众中有较高知名度，且该商标中的文字部分“稻香村”发挥了该注册商标的主要识别作用，体现了该标识的显著性。涉案产品拎袋及包装盒上使用的“稻香村”文字，与原告第352997号注册商标相比，从标识外观上的确存在一定差异，但文字的读音、含义完全相同，鉴于原告该注册商标拥有的知名度及“稻香村”文字在注册商标中的显著地位，两者应认定为近似标识。北稻公司于2003年、2008年签订过第352997号注册商标的许可使用协议，说明其知晓该注册商标的客观存在及商业价值，其在生产销售糕点时理应对原告注册商标予以避让。涉案商品包装上的“稻香村”文字标识实际发挥了商品来源的识别功能，对该“稻香村”文字标识的使用属于商标性使用。根据普遍消费者的消费习惯，其在选购时更多关注的还是最外层包装，因此容易使相关公众对商品来源产生混淆。综上，被告在糕点上使用“稻香村”文字标识的行为侵犯了原告第第352997号注册商标专用权。

4、关于涉案糕点商品外包装上所标注的企业名称中突出使用“稻香村”文字是否构成商标侵权的问题。法院认为，被告在糕点商品上印制企业名称时将“稻香村”三字用不同字体予以标注，大小与企业名称中的其他文字大致相同，该使用方式不属于商标性使用，不足以使相关公众产生混淆、误认。被告的上述使用行为不足以产生混淆、误认，不应认定为商标侵权。

5、关于第184905号注册商标，法院认为，基于该商标与涉案稻香村标识存在的差异，特别是时在现有证据不足以证明注册商标知名度的情况下，被告被控侵权的使用行为不易造成相关公众的混淆，因此不构成对第184905号注册商标专用权的侵害。

6、关于两被告的民事责任承担问题。申联超市未能提供所售商品来源的相关证据，无法证明涉案商品系其合法取得，故不能免除其赔偿责任。但原告明确放弃追究申联超市的赔偿责任，申联超市仅需承担停止侵权的民事责任。根据我国商标法第63条规定，在本案中依法适用法定赔偿原则，酌定北稻公司赔偿苏稻公司经济损失及合理费用1150000元。

【典型意义】

在苏稻诉北稻案之前，还有北稻诉苏稻案。在北稻诉苏稻案中，北京知识产权法院援引最高人民法院2014年的一份行政裁定书，认定涉案商品构成近似商品，判决苏稻公司构成侵权，并与北京苏稻食品工业有限公司赔偿北稻公司造成的经济损失及合理支出合计3000万。该判决在本案审理尚未生效。从南北法院的这两份不同判决可以看出，北稻公司在北京法院胜诉，苏稻公司在苏州法院胜诉。如果这两份判决都生效，对北稻还是苏稻的未来发展来说都将产生巨大的打击，严重时还会影响司法威信。其实，对于“稻香村”这类老字号出现的侵权纠纷，由于其历史脉络非常复杂，往往也会使得法院在进行审理时面临众多复杂的情况，这就需要法院更加全面、更加完整地理清它们的历史渊源、发展情况，进行综合考量。在“稻香村”已经拥有了很高的知名度和巨大的消费群体的情况下，如果双方能够在各自基础上进行差异化发展，增强自己的竞争优势，提高自家商品的市场辨识度，并能秉持着共赢的态度，不仅能给这场“稻香村”之争划上一个完美的句号，还能消费者带来更多、更优的消费体验及丰富的消费选择，最终成就一段商业佳话。